案例概要：

2022年5月3日，英国高级法院（专利法庭）就 Otsuka Pharmaceutical v GW Pharma [2022] EWHC 1012 (Pat)案作出裁决。本案中被告提出管辖权异议，认为英国法院对案件没有管辖权，理由为针对非英国专利提出的有效性质疑，英国法院不能行使管辖权，此外依据不方便法院原则，纽约州法院更适宜审理此案。法院经审理认为，结合相关理论分析，当事人针对非英国专利提出有效性质疑并不必然导致英国法院不行使管辖权，此外，考虑本案情况，纽约州法院并非方便法院，英国法院有权管辖该案件。

案件背景：

原告 Otsuka公司（后称“O公司“）是一家日本制药公司。被告（“GW Pharma”和“GW Pharmaceuticals”，合称“GW”）是两家英国公司，在英国从事药物制剂的研究、开发和生产。

此次诉讼程序与双方于2007年7月9日签订（2008年3月14日和2010年6月29日修订）的研究合作和许可协议（“协议”）有关。根据该协议，O公司提供资金和技术支持，此次合作部分发生于英国。协议约定，若GW公司获得开发药物的所有权，GW公司同意就产品的净销售额向O公司支付特许权使用费，前提是该产品由合作产生的专利或技术所覆盖（covered）。双方还约定，若发生争议，则双方进行为期30天的友好协商，若协商失败则通过仲裁解决。该仲裁协议排除了关于专利的范围、有效性或侵权的争议。若GW启动仲裁程序，则仲裁将在纽约进行。若O公司启动，则仲裁在伦敦进行。

2013年，O公司决定不再推进任何临床开发，GW则继续进行产品研发。2018年6月后，GW公司以及其附属公司在全球多地包括美国、欧盟、英国等地销售Epidiolex。该种药物主要用于治疗癫痫综合症相关的癫痫发作。O公司主张，该产品由他们合作之下的至少两项共有专利的所覆盖，GW应当依据协议支付特许权使用费。2019年5月，双方就第一项共有专利进行谈判，但以失败告终。

2021年6月，O公司依据该协议约定在伦敦提起仲裁，以双方共有专利覆盖该产品为理由，要求GW支付特许权使用费。2021年8月，GW公司提出管辖权异议，理由是O公司的索赔请求与专利范围以及侵权有关，不属于双方约定仲裁范围。随后，O公司提出，双方另一项共有专利也覆盖Epidiolex，双方未能如愿进行谈判协商。

2021年10月，O公司在英国法院提起诉讼，请求（1）解释双方签订的协议约定。（2）GW公司支付特许权使用费。GW提出管辖权异议，提出专利的授予是国家主权行为，英国法院不应干涉。此外，英国法院应当以不方便法院为由拒绝行使管辖权。

2022年1月，GW在纽约法院针对O公司提起诉讼。在该诉讼中，GW公司要求确认相关专利不覆盖Epidiolex，或者双方共有的专利无效（由此GW公司则无义务支付相应的费用）在该诉讼中，亦存在争议

法院认定：

本案的核心争议为管辖权问题。法院通过整合GW公司意向提出的抗辩理由，将核心争议梳理为四个方面：

一、在被许可人提出非英国境内作出的专利有效性质疑的情况下，英国法院是否对案件有管辖权；

二、国家行为理论是否适用。专利授予行为为国家主权行为，关于本案的争议是否能适用国家行为理论；

三、不方便法院原则的适用，本案中能否以不方便法院为由申请中止案件审理，由纽约法院审理案件争议；

四、从司法程序管理的角度（case management）的角度看，GW公司提出的管辖权异议意图中止在本法院进行的诉讼是否有必要。

一：对专利有效性的质疑

GW表示，对非英国专利的有效性提出质疑，英国法院没有管辖权。Ｏ公司则认为，英国法院有权对本案行使管辖权，因为此诉讼是与双方协议有关的个人索赔问题。法院认为，并非每个当事人就专利的有效性提出质疑的案件就必然导致本法院拒绝行使管辖权，虽然最高法院确立的“侵权和有效性”争议应当由授予专利的国家所在地的法院决定，但没有说明，任何提出该种问题的案件只能由授予地法院裁决，因此应当由法院评估案件的实质内容。

法院分析认为，该理由不能成为英国法院不行使管辖权的理由。第一，对专利的有效性的质疑并非GW公司最终目的。GW主张争议产品为GW公司后续自行研发，不在双方的协议范围之内，因此不存在支付特许权使用费问题。在这一观点未能获得支持的情况下，才会在其备选的论点中提出关于专利有效性的主张。第二，法院可以在考虑有效性论证之前即对案件争议作出裁决。这包括决定双方合作是否包括XX产品等，若在本院诉讼发展到需要确定境外授予专利的有效性问题时，则有可能通过其他方式解决，例如，法院首先处理英国专利，然后再处理剩余内容，或者在确定外国专利的有效性时暂停在英国的诉讼程序。第三，双方似乎不希望协议所出现的争议在任何地方解决。GW公司在美国的索赔程序也可能会遇到相类似的境况（即美国法院无法对非美国专利的有效性作出裁决），另外，GW公司也拒绝了参与仲裁程序。

因此，若针对非英国授予的专利有效性提出质疑，英国法院是否有管辖权这一问题与本案争议的解决关联性不大。

二：国家行为理论

国家行为理论是指每个国家都有义务尊重其他主权国家的独立，一个国家的法院不得对另一个国家政府在其领土内的行为进行判决。法院认为，国家行为原则也不妨碍对于侵犯外国知识产权提起诉讼。

三：不方便法院原则

GW公司认为纽约的法院应当审理本案，理由如下：（1）该协议适用纽约州法律。（2）该产品在美国的销量最可观。（3）O公司违反协议约定的前置程序。Ｏ公司则认为本法院审理更为适宜。理由如下：（1）案件拟争议的事项是关于双方合作期间的问题，大部分工作发生于英国，相关证人可以更方便地参与本案。（2）英国法院已经受理该案件，且受理时间早于纽约州法院。（3）在英国法院解决争议更具有经济效益。（4）在纽约州进行诉讼程序进行送达存在一定的问题。

关于评估法院是否“方便”，可以依照如下思路进行：

（1）寻求中止英国诉讼程序的一方需证明其请求的合理性

（2）只有当法院确信，为利于各方利益和维护正义，其他法院审理将更为适宜的时候，才会批准中止。因此，寻求中止诉讼的一方不仅要证明英国法院不是中立和适宜的法院，还需要证明另一个法院明显更为合适。

（3）法院必须首要考虑的是，与案件具有实质性联系的地方。此处所指的联系不仅仅包括是否方便诉讼以及费用的问题，还包括考虑诸如诉讼程序的相关法律和当事人的居住地等因素，以及

（4）如果法院考虑了上述事项后得出结论，认为另一个法院比英国法院更适合，那么其通常批准中止诉讼程序。

法院认为，没有充分理由表明纽约法院更适宜审理该案件。主要理由为，第一，本案争议协议项下合作合同的性质以及合作程度的问题似乎更可能由英国境内的证人解决。第二，英国法院就本案的处理已经取得一定的进展，加之纽约州法院是否具有管辖权仍具有不确定性。因此，纽约州法院并不是一个比英国法院更适宜的法院。

四、司法案件程序管理（case management）

GW公司请求中止审理，理由是O公司未能友好参与双方的谈判。然而，GW公司拒绝参与仲裁程序，这一行为表明他们将不会对该争议进行仲裁，因为他们认为该争议不在仲裁协议约定的范围内。因此，中止诉讼没有太大的意义。

因此，综合上述分析，法院对被告GW公司提出的管辖权异议申请不予支持。

总结与评析：

专利争议的管辖。专利争议具往往有一定的特殊性。本案争议为专利下特许权使用费问题。被告意图通过质疑专利有效性的方式，避免支付相应费用，并以此提出管辖权异议。法院通过综合考虑被告的诉讼策略，包括主张专利不覆盖争议产品、专利有效性存在问题以及不方便法院原则等理由，结合相关理论，包括国家行为理论、布鲁塞尔公约对专利争议管辖的规定等，综合考虑后认为法院针对费用争议具有管辖权，若涉及专利的有效性，则再中止或者通过其他方式解决问题，因此不予支持被告的申请。

本案中，双方当事人约定针对专利的范围、侵权等不适用仲裁解决，通过约定排除仲裁这一争议解决方式。在实践中，关于专利相关争议的可仲裁性仍具有一定的争议。因此，在进行争议解决条款商定时，需注意专利相关权利的特殊性，考虑约定的争议解决是否有效，并进一步考虑若通过法院解决相应问题需要注意的方面，例如非专利授权地法院的管辖权等。